仕事内容

発明発掘では、研究開発・設計・製造などの様々な段階で発明者と打ちあわせを行い、特許出願できそうなポイントを抽出し提案します。「アイディア」をどのように「良い特許」とするか、お客様とともに議論を進めていきます。したがって、特許担当者は技術的知識のみならず、業界独自の常識や既存製品に関する知識など様々な知見が求められます。必要な場合は、調査部門と連携して他社の出願状況も確認しながらより実践的な提案をお客様に提供することもあります。

発明者から発明の内容をヒアリングし、特許明細書等の出願書類をゼロから作成します。単なる技術文書を作成するのではなく、特許庁から拒絶理由が通知された際に権利化するための落としどころとなる部分や権利行使の場面で第三者がどのように権利回避を図ってくるかを想定しつつ、より強い権利を取得することを意識して明細書を作成します。審査基準や判例、過去の拒絶対応例を考慮して作業する必要があります。海外へ出願する場合には、各国の特許法の知識も必要となります。

特許を基に、お客様が競合他社より有利に活動できるようお手伝いします。逆にお客様が不利な立場にならないようアドバイスを提供することもあります。例えば、お客様の製品や事業が他社の権利を侵害していなかを調べて報告したり、お客様にとって不利になる出願や権利が発見されれば、異議申立や無効審判といった手続きによって懸案の出願や権利の有効性を検証します。膨大な証拠資料の見極めや、形になっている技術を文章に起こすという緻密な作業となることから、より高度な技術造詣と文章力のある弁理士が担当します。

まずはお客様から事業の内容、製品の特長、リリース時期、展開国、予算などをヒアリングして調査を行います。グローバル企業の場合には日本だけでなく海外での調査結果も踏まえてネーミングが決められていきます。

保護を求める国が決まったら出願戦略を立てます。意匠も商標も国によって法制度や運用が大きく異なるので、グローバルに出願する際には各国の特徴を踏まえた出願戦略を立て、お客様に国による違いやリスクを説明します。逆に海外のお客様が日本で権利化を求める際には、日本の制度を丁寧に説明してギャップを埋めてもらうようにします。出願の際には知識や経験だけではなくお客様とのコミュニケーションが大切になります。
各国の官庁に出願を行った後にはそれぞれの国で審査が行われ、拒絶理由通知が出されることがあります。そのような時には現地の特許事務所からアドバイスをもらいながらお客様をうまくリードし拒絶を回避して登録を目指します。

無事登録された後も、第三者が悪意で商標を出願していないか監視する必要があります。お客様の商標が関係のない第三者によって出願された場合は、異議申立を行なったり無効審判を請求して取消すことがあります。
またお客様の商品の模倣品が見つかった時には、ECサイトへの削除要請や税関差止め、更には行政摘発や権利侵害で訴えることもあります。模倣品の摘発に際しては真贋鑑定が必要となるため、公的機関に対して本物と偽物の見分け方をレクチャーすることがあります。近年は模倣の手口がますます複雑化・巧妙化しているため、模倣品の流入経路や摘発方法のアップデートを怠ることができません。

お客様からヒアリングを行い、調査目的や調査対象（発明・製品・サービス）、調査範囲を明確にします。ここではお客様の要望を「聞く（聞き出す）力」「理解する力」が求められます。「出願前に同様の発明が既に出ていないかを確認したい」「製品・サービス実施にあたり、他者権利を侵害しているかを確認したい」「自社にとって不都合な権利がある」など調査目的は様々ですが、いずれもお客様の技術を守ることに繋がる調査となります。また「自社技術の売込先を探したい」「業界における自社のポジションを知りたい」「新規参入可能な分野を探したい」などを目的とした分析・提案は、お客様が新たなビジネスの可能性を探るためのサポートとなっています。

調査目的や対象が明確になった後、実際に調査・分析を実施します。（技術動向調査、出願前先行技術調査、侵害予防調査、無効資料調査、ランドスケープデザインなど）
調査では、各種データベースでの検索により文献の絞り込みを行いますが、最終的には自身の目で内容を確認し、目的に沿った先行技術文献を探し出します。調査業務では、お客様の要望を実現するための調査を設計する「企画力」が、また分析・提案業務では、特許情報やマーケット情報を用いて未来を予想する「分析力」、そして分析結果に基づく「提案力」が求められます。お客様の希望に沿った文献が見つかった時や、分析結果によりお客様が満足する提案ができたときにはとてもやり甲斐を感じます。

ほぼ全技術分野の調査を実施しています。所内の弁理士や技術者から、技術面・知財面でのサポートを受けることや、場合によっては弁理士と調査担当のチーム体制で臨むことが可能な環境ですので、自身の専門分野に留まらず、幅広い技術の調査・分析に携わることができることも、特許事務所で調査・分析を実施する際の大きな特徴といえます。